Товарные знаки должны быть зарегистрированы в Казахстане (либо охраняться в Казахстане в силу международных договоров). В соответствии с законодательством Республики Казахстана, права на использование объектов интеллектуальной собственности подлежат передаче исключительно в рамках лицензионного соглашения, которое необходимо зарегистрировать в Министерстве Юстиции Республики Казахстан. Другие виды передачи прав, например, в рамках дистрибьюторских или дилерских соглашений, неправомерны — такие соглашения не регистрируются, передача прав по ним является недействительной и, соответственно, такие соглашения могут быть в установленном законом порядке признаны недействительными.

Лицензионные соглашения, как и иные виды соглашений должны содержать все существенные условия и быть оформлены в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. В данной статье описаны особенности оформления лицензионных соглашений, в соответствии с которыми передаются права на товарные знаки. В соответствии с лицензионным соглашением лицензиар — правообладатель передает права на товарные знаки лицензиату.

Существенные условия таких соглашений определяются существом передаваемых прав, которые:

•  относятся к точно идентифицированным объектам, то есть конкретным товарным знакам;
•  исключительны;
•  территориальны, то есть, ограничены территорией Республики Казахстан;
•  относятся только к тем товарам и услугам, для которых зарегистрированы передаваемые
• права на использование товарных знаков;
•  ограничены как минимум сроком действия регистраций товарных знаков.

Исключительность прав основана на праве владельца товарного знака запрещать другим использование тождественного или сходного с ним до степени смешения обозначения. Владелец вправе разрешать:

•  одному или нескольким лицам
•  использовать все или часть этих прав
•  на всей или части территории их действия
•  в отношении всех или части товаров и услуг
•  всеми или только отдельными способами

           Если это не указано в лицензионном соглашении, лицензия:

•  не исключительна,
•  относится к использованию товарного знака на всей территории Республики Казахстан
•  выдана в отношении всех товаров и услуг, для которых зарегистрирован товарный знак
•  для использования его всеми способами
•  возмездна
•  но при этом лицензиат не имеет право передавать эти права по сублицензии третьим лицам
•  защищать нарушенные права на товарные знаки (и выдавать доверенность на такие действия)
• может только владелец товарных знаков

Вышеуказанные условия могут быть изменены сторонами, путем отражения их в лицензионном соглашении.
Лицензионное соглашение должно быть оформлено в соответствии с требованиями закона и содержать некоторые иные обязательные положения, такие как указание о том, что качество товаров, услуг лицензиата не должно быть ниже их качества у лицензиара, а также то, что лицензиар имеет право осуществлять контроль качества товаров лицензиата и качества предоставления им услуг.

Лицензионное соглашение оформляется на двух языках (на государственном и русском) в количестве не менее чем в четырех экземплярах, подписано уполномоченными лицами, с указанием их должностей, и подлежит регистрации в Министерстве Юстиции Республики Казахстан. При этом, подача на регистрацию должна быть осуществлена не позднее шести месяцев с даты его подписания. Если лицензионное соглашение подается на регистрацию иностранным юридическим лицом, то это должно быть сделано только через зарегистрированного патентного поверенного Республики Казахстан. Регистрация лицензионного соглашения занимает два – три месяца с момента предоставления полного пакета необходимых документов. Не мало важным вопросом является порядок налогообложения при исполнении лицензионных соглашений.

При заключении лицензионного соглашения оно признается возмездным, если иное не оговорено сторонами в тексте лицензионного соглашения. То есть, за использование прав на товарные знаки, которые являются нематериальными активами, лицензиат выплачивает лицензиару вознаграждение, например, в виде роялти.
Роялти может быть установлено в зависимости от объемов производства продукции с нанесенным товарным знаком, от объемов продаж, в виде фиксированных ежегодных платежей или на иной основе.
Если лицензионное соглашение заключено на безвозмездной основе -это означает, что:
-либо стоимость товарного знака равна нулю,
-либо лицензиат должен был бы платить за использование чужого имущества, но не платит, таким образом получая дополнительный доход.

Следовательно при заключении безвозмездного лицензионного соглашения происходит безосновательное обогащение лицензиата, что влечет лицензиатом уплаты налога в размере 10% от стоимости не установленного в лицензионном соглашении роялти. А для определения этой стоимости потребуется привлечения оценщиков интеллектуальной собственности с целью  правильного определения суммы объекта налогообложения.

Рассматривая вопросы налогообложения полагаю необходимым обратить внимание на лицензионные соглашения, заключенные в пределах Евразийского Экономического Союза, Протокол об охране и защите прав на объекты интеллектуальной собственности, которого устанавливает региональный принцип исчерпания прав:
«На территориях государств-членов применяется принцип исчерпания исключительного права на товарный знак, товарный знак Союза, в соответствии с которым не является нарушением исключительного права на товарный знак, товарный знак Союза использование этого товарного знака, товарного знака Союза в отношении товаров, которые были правомерно введены в гражданский оборот на территории любого из государств-членов непосредственно правообладателем товарного знака и (или) товарного знака Союза или другими лицами с его согласия.»

Согласно этого принципа можно сформировать следующие выводы:

• Если лицензиар находится за пределами ЕАЭС, а лицензиат находится на территории ЕАЭС, то лицензионное соглашение может быть заключено на любой вид использования товарного знака;
• Если и лицензиар и лицензиат находятся на территории ЕАЭС, то лицензионное соглашение может быть заключено на любое использование товарного знака, но не в отношении товаров, введенных в гражданский оборот владельцем товарного знака или с его согласия;
• Если владелец товарного знака находится за пределами ЕАЭС, а покупатель в ЕАЭС, то, согласно принципу регионального исчерпания прав, права на товарный знак у владельца товарного знака не исчерпываются. Следовательно, он имеет право требовать заключения лицензионного соглашения и уплаты роялти. В противном случае, покупатель содержащего патент товара обязан произвести уплату налога на доход, образовавшийся от неуплаты роялти, то есть полученный в результате безосновательного обогащения.
• С другими регистрируемыми объектами интеллектуальной собственности – защищенными патентами изобретениями, промышленными образцами, полезными моделями складывается другая ситуация: в их отношении действует национальный принцип исчерпания прав и в их отношении справедливы выводы, сделанные по товарным знакам, но вместо территории ЕАЭС необходимо указывать Республику Казахстан.

Из вышесказанного следует:

• если лицензиар находится за пределами Республики Казахстана, а лицензиат находится в Республике Казахстане, то лицензионное соглашение может быть заключено на любой вид использования патента;
• если лицензиар и лицензиат находятся в Республике Казахстан, лицензионное соглашение может быть заключено на любой вид использования патента, но не в отношении товаров, введенных в гражданский оборот патентовладельцем;
• в том случае если патентовладелец находится за пределами Республики Казахстан, а покупатель в Республике Казахстан, то, согласно принципу национального исчерпания прав,
• права на использование патента у патентовладельца не исчерпываются. Таким образом, последний вправе требовать заключения лицензионного соглашения и уплаты роялти. В противном случае, покупатель содержащего патент товара обязан произвести уплату налога на доход, образовавшийся от неуплаты роялти, то есть полученный в результате безосновательного обогащени